Tomasz Rogala, student IV roku prawa Uniwersytetu Łódzkiego, został zwycięzcą III edycji „ITele©t” – Ogólnopolskiego Konkursu z Zakresu Prawa Telekomunikacyjnego, Prawa Własności Intelektualnej oraz Prawa Nowych Technologii.

Finał III edycji Konkursu ITele©t odbył się 14.5.2009 r. w Pałacu Kazimierzowskim Uniwersytetu Warszawskiego. Jury wysoko oceniło poziom merytoryczny nadesłanych prac, w szczególności rozwiązania kazusu nr 4, którego przedmiotem była problematyka związana ze znakiem towarowym.

Zwycięzca najlepiej poradził sobie właśnie z rozwiązaniem kazusu nr 4. Otrzymał nagrodę główną, którą jest stypendium naukowe w wysokości 10 000 złotych oraz możliwość odbycia płatnego stażu w kancelarii Grynhoff Woźny Maliński.

– „Blisko połowa studentów, biorących udział w Konkursie wybrała kazus nr 4. Wynika to zapewne z faktu, że tematyka ta jest szeroko poruszana w toku studiów. Najwięcej trudności uczestnikom sprawiły kazusy nr 1 i 3 czyli dotyczące opłat rekompensacyjnych oraz praw użytkownika oprogramowania. Być może zagadnienia te rzadko pojawiają się w programie studiów” – podsumowuje Krzysztof Siewicz, prawnik zasiadający w Jury Konkursu od jego I edycji.

Jury, równolegle do nagrody głównej, zadecydowało o przyznaniu trzech wyróżnień:

• Marcie Dudkiewicz z UWM w Olsztynie za rozwiązanie kazusu nr 2;
• Zbigniewowi Pinkalskiemu z UJ za rozwiązanie kazusu nr 4;
• Piotrowi Suskiemu również z UJ za rozwiązanie kazusu nr 4.

Wszyscy autorzy wyróżnionych prac to studenci V roku. Wszyscy laureaci otrzymali możliwość odbycia trzymiesięcznego, płatnego stażu w Grynhoff Woźny Maliński, nagrody książkowe ufundowane przez wydawnictwo C.H. Beck oraz roczne hasła dostępu do bazy NetTax.

– Kazusy konkursowe nie są proste, jednak studenci postrzegają je jako przygodę intelektualną, która dodatkowo wiąże się z atrakcyjnym kwotowo stypendium oraz szansą by dołączyć w życiu zawodowym do ludzi, podzielających podobne zainteresowania. Laureaci Konkursu, w trakcie stażu który jest jedną z nagród, mają okazję skonfrontować wiedzę teoretyczną z praktyką. Ponadto, jeśli obie strony będą zadowolone ze współpracy, staż zamieniany jest w stałe zatrudnienie w siedzibie głównej Kancelarii w Warszawie, bądź w wybranym oddziale w Poznaniu czy Wrocławiu."– wyjaśnia Agata Kurek-Stec, Marketing and Communication Manager w Kancelarii.

Na III edycję „ITele©t” wpłynęło 60 prac. To o ponad 20% więcej, niż w ubiegłym roku. Założenia regulaminowe spełniło 58 uczestników – dwie prace zostały zdyskwalifikowane, gdyż nie spełniły formalnych przesłanek uczestnictwa w Konkursie. Najczęściej konkursowe wyzwanie podejmowali studenci Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Konkurs „ITele©t” propaguje wiedzę z zakresu prawa telekomunikacyjnego, prawa własności intelektualnej oraz prawa nowych technologii. Polega na rozwiązaniu jednego z czterech kazusów, opracowanych i ocenianych przez prawników – ekspertów rynku komunikacji elektronicznej. Jury ocenia prace z punktu widzenia wymagającego klienta, który oczekuje od prawnika rozwiązania popartego logicznymi argumentami. Konkurs ma bowiem na celu przygotować studentów do wykonywania zawodu w praktyce, stąd premiowana jest umiejętność biznesowego spojrzenie na problem przedstawiony w kazusie. Punktowana jest również przekonująca argumentacja, merytoryczne uzasadnienie postawionej tezy, identyfikacja prawa i orzecznictwa oraz trafność doboru literatury.

W sądzie konkursowym III edycji „ITele©t” zasiadało siedmiu ekspertów związanych z rynkiem komunikacji elektronicznej:

• prof. Stanisław Piątek z Wydziału Zarządzania UW;
• Marta Włodarczyk, Dyrektor Departamentu Prawnego UKE;

oraz przedstawiciele Grynhoff Woźny Maliński:

• mec. Piotr Woźny, wspólnik zarządzający, radca prawny kierujący pracami Departamentu prawa telekomunikacyjnego;
• mec. Wacław Knopkiewicz, radca prawny w Departamencie prawa telekomunikacyjnego;
• mec. Andrzej Springer, radca prawny kierujący pracami Departamentu procesowego;
• Krzysztof Siewicz, prawnik w Departamencie prawa własności intelektualnej oraz doktorant Leiden University;
• Michał Strzelecki, prawnik w Departamencie prawa własności intelektualnej.

Więcej informacji na stronach: www.elsa.org.pl/itelect oraz http://www.gwmlegal.pl/

Rozwiązanie kazusu nr 4

Tomasz Rogala

Celem dokonania kwalifikacji prawnej przedstawionego stanu faktycznego należy rozważyć go najpierw w świetle przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26.2.2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego¹ (dalej „Rozporządzenia”), następnie zaś w świetle przepisów ustawy o zakazie nieuczciwej konkurencji.

Aby ustalić, czy w przedstawionym stanie faktycznym doszło do naruszenia posiadanego przez firmę KWARK prawa do wspólnotowego znaku towarowego „KWARK”, należy rozważyć, czy miały miejsce któreś z działań opisanych w art. 9 ust. 1 Rozporządzenia, których właściciel wspólnotowego znaku towarowego ma prawo osobom trzecim zabronić. Artykuł 9 ust. 1 Rozporządzenia przewiduje trzy rodzaje takich działań, których wspólną przesłanką jest używanie oznaczenia, będącego ewentualnym instrumentem naruszenia, w obrocie handlowym. Druga wspólna przesłanka wynika z wyroku ETS wydanego 12.11.2002 r. w odpowiedzi na pytanie prejudycjalne skierowane przez angielski High Court of Justice w sprawie Arsenal Football Club plc przeciwko Matthew Reed – jest to korzystanie z oznaczenia w sposób, który naraża na szwank w sposób rzeczywisty lub potencjalny funkcje znaku towarowego, a w szczególności jego zasadniczą funkcję, jaką jest gwarantowanie odbiorcom pochodzenia danego towaru.

W przedstawionym stanie faktycznym mamy do czynienia z wykorzystywaniem wyrazu „KWARK”, będącego znakiem towarowym firmy KWARK, jako słowa kluczowego, którego wpisanie w wyszukiwarce internetowej Google powoduje wyświetlenie się, obok wyników wyszukiwania, linku sponsorowanego zawierającego odesłanie do strony konkurencyjnej firmy CEFAL. Ustalenia wymaga kwestia, czy praktyka ta może zostać zakwalifikowana jako używanie przedmiotowego oznaczenia w obrocie handlowym oraz czy naraża ona na szwank funkcje znaku towarowego „KWARK”. Następnie należy ocenić, czy używanie oznaczenia można przypisać firmie CEFAL lub też firmie Google. Wobec braku polskiego orzecznictwa w tym temacie należy odwołać się do opinii wyrażonych przez sądy innych krajów członkowskich Unii Europejskiej.

Jakkolwiek fakt używania oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym KWARK w obrocie handlowym zdaje się nie budzić wątpliwości, do przeciwnego wniosku w analogicznej sytuacji doszedł angielski High Court of Justice w wyroku z 20.2.2008 r. w sprawie Wilson przeciwko Yahoo Ltd. Sąd ten stanął na stanowisku, że w sytuacji, gdy znak towarowy służy jako słowo kluczowe, którego wpisanie w wyszukiwarce powoduje wyświetlenie się linku sponsorowanego odsyłającego do strony internetowej konkurenta, jedynym podmiotem, któremu można przypisać jakiekolwiek używanie tego znaku, jest użytkownik Internetu, wprowadzający dany znak do wyszukiwarki.

Jest to orzeczenie nietypowe na tle orzecznictwa innych sądów europejskich, które w analogicznych sytuacjach nie mają raczej wątpliwości co do faktu używania znaku w obrocie handlowym przez reklamodawcę lub operatora wyszukiwarki. Kolejne rozbieżności ukazują się wszakże na etapie oceny, czy takie używanie ma charakter relewantny z punktu widzenia ochrony znaku towarowego, a więc czy spełnia przesłankę przedstawioną w powołanym wyżej wyroku ETS.

Angielski High Court of Justice w podniesionej już sprawie Wilson przeciwko Yahoo uznał, że nawet gdyby przypisać operatorowi wyszukiwarki (tu pozwanej firmie Yahoo) używanie cudzego znaku towarowego w obrocie handlowym, należałoby ocenić, że w stosunku do właściciela znaku „that use cannot affect his own interest as proprietor of the mark having regard to its functions”. Jako podstawową funkcję znaku towarowego sąd uznał gwarantowanie pochodzenia oznaczonych dóbr lub usług i ocenił, że samo używanie cudzego znaku towarowego jako słowa kluczowego nie narusza tej funkcji, ponieważ jeśli link sponsorowany w swojej treści nie zawiera tego znaku towarowego (jak w przypadku linku do strony firmy CEFAL), to nie zostaje w żaden sposób zasugerowany związek między znakiem towarowym a dobrami lub usługami oferowanymi na stronach internetowych, do których odsyłają linki sponsorowane. Tym samym, według sądu, takie używanie znaku towarowego nie może zostać przez właściciela znaku zakazane.

Pogląd przyjęty w tej kwestii w orzecznictwie francuskim przedstawia się odmiennie. W orzeczeniu z 14.12.2004 r. w sprawie CNRRH przeciwko Google Tribunal de Grande Instance w Nan­terre uznał, że używanie cudzego znaku towarowego jako słowa kluczowego stanowi używanie go „à titre de ­marque”, a więc w sposób, którego właściciel znaku towarowego może zakazać. Według sądu przeciętny odbiorca zostaje w takiej sytuacji wprowadzony w błąd, gdyż może przypuszczać, że wyświetlony link sponsorowany pozostaje w związku ze znakiem towarowym, który taki odbiorca wprowadził do wyszukiwarki. Podobnie odniósł się do problemu paryski sąd apelacyjny w sprawie Louis Vuitton przeciwko Google z 28.6.2008 r. Sąd ten podkreślił ponadto treść art. 5 ust. 3 pkt d Dyrektywy (odpowiadający treści art. 9 ust. 2 pkt d Rozporządzenia), który wśród przykładowych naruszeń cudzego prawa ochronnego ze znaku towarowego wymienia używanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie.

W orzecznictwie sądów niemieckich istnieje rozbieżność co do oceny, czy używanie cudzego znaku towarowego jako słowo kluczowe należy uznać za „kennzeichenmäßiger Gebrauch”, a więc użytek, którego właściciel znaku towarowego może zakazać. KG Berlin, w wyroku z 26.9.2008 r. w sprawie Europa Möbel, wskazał, że przeciętny odbiorca nie powiąże linku sponsorowanego, który w swojej treści nie będzie wymieniał znaku towarowego, ze znakiem towarowym wprowadzonym do wyszukiwarki. Sąd twierdzi nawet, że internauta wprowadzający do wyszukiwarki znak towarowy powinien spodziewać się, że linki sponsorowane, które się pojawią, zawierają odwołania do stron konkurentów właściciela znaku, ponieważ strona właściciela znaku jako najbardziej relewantna z punktu widzenia wprowadzonego do wyszukiwarki terminu najprawdopodobniej wyświetli się na pierwszym miejscu wśród wyników wyszukiwania i nieuzasadnione byłoby dodatkowe odsyłanie do niej w linku sponsorowanym. Tym samym znak towarowy używany jako słowo kluczowe nie jest używany w sposób zagrażający jego funkcji jako oznaczenia pochodzenia towarów lub usług, a co za tym idzie, jego właściciel nie może zakazać takiego jego używania.

Z drugiej strony Oberlandesgericht Stuttgart w wyroku z 26.7.2007 r. ocenił, że używanie cudzego znaku towarowego jako słowa kluczowego stanowi naruszenie prawa ochronnego. W opinii sądu fakt, że link sponsorowany jest oznaczony jako taki oraz wyświetla się obok lub nad wynikami wyszukiwania, a nie wśród nich, nie ma znaczenia dla oceny takiego działania jako „kennzeichenmäßiger Gebrauch”. Istotne jest, że link sponsorowany pojawia się w rezultacie wprowadzenia do wyszukiwarki słowa stanowiącego znak towarowy i korzystając z renomy tego znaku, kieruje użytkownika Internetu na stronę firmy konkurencyjnej wobec właściciela znaku.

Wobec przedstawionych powyżej rozbieżnych poglądów należy stwierdzić, że ocena używania cudzych znaków towarowych jako słów kluczowych jest problemem kontrowersyjnym. Należy jednak spodziewać się wkrótce wyroku ETS, który doprowadzi do ujednolicenia orzecznictwa europejskich sądów w tej kwestii, bowiem w ostatnim czasie kilka europejskich sądów wystąpiło do ETS z pytaniami prejudycjalnymi dotyczącymi jej wyjaśnienia (francuski Cour de Cassation, holenderski Hoge Raad der Nederlanden i niemiecki Bundesgerichtshof).

Z punktu widzenia interesów firmy KWARK najbardziej korzystne są oczywiście poglądy wyrażane przez sądy francuskie oraz część sądów niemieckich podzielających zdanie Oberlandesgericht Stuttgart. Przy założeniu, że ich opinie są słuszne, w przedstawionym stanie faktycznym z pewnością należy przypisać firmie CEFAL naruszenie art. 9 ust. 1 pkt a Rozporządzenia, bowiem używa ona w obrocie handlowym słowa „KWARK”, a więc oznaczenia iden­tycznego do wspólnotowego znaku towarowego, w odniesieniu do telewizorów, czyli towarów identycznych z tymi, dla których wspólnotowy znak towarowy jest zarejestrowany.

W związku z tym naruszeniem firma KWARK może wystąpić przeciwko firmie CEFAL do sądu (w Polsce będzie to Sąd Okręgowy w Warszawie, Wydział XXII – Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych) z następującymi roszczeniami:

• o zaniechanie naruszeń – na podst. art. 98 ust. 1 Roz­porzą­dzenia lub na podst. art. 296 ust. 1 PrWłPrzem² w zw. z art. 14 ust. 1 Rozporządzenia;
• o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści – na podst. art. 296 ust. 1 PrWłPrzem w zw. z art. 14 ust. 1 Rozporządzenia;
• o naprawienie wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych lub poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku towarowego, o ile wykaże, że firma CEFAL dopuściła się naruszenia w sposób zawiniony – na podst. art. 296 ust. 1 PrWłPrzem w zw. z art. 14 ust. 1 Rozporządzenia.

Firma Kwark może również wnioskować o to, by sąd orzekł o podaniu do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia lub informacji o orzeczeniu – na podst. art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1 PrWłPrzem w zw. z art. 14 ust. 1 Roz­po­rządzenia.

W odniesieniu do możliwości wystąpienia z powództwem przeciwko firmie Google należy rozważyć, czy można przypisać jej naruszenie art. 9 ust. 1 pkt a, a więc używanie identycznego ze znakiem towarowym oznaczenia w stosunku do towarów lub usług, które są identyczne z tymi, dla których wspólnotowy znak towarowy jest zarejestrowany, skoro w przedstawionym stanie faktycznym to nie Google, ale wyłącznie firma CEFAL oferuje identyczne towary na stronie, do której odsyła link sponsorowany. Według stanowiska Anny Kobylańskiej, wyrażonego w książce „Ochrona znaków towarowych w Internecie”, działanie operatora wyszukiwarki „sprzedającego” słowa kluczowe nie jest związane z jakimikolwiek towarami, toteż zarzucić mu można najwyżej naruszenie art. 9 ust. 1 pkt c Rozporządzenia, czyli używanie oznaczenia identycznego lub podobnego do wspólnotowego znaku towarowego w odniesieniu do towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których zarejestrowano wspólnotowy znak towarowy. Zarzucając firmie Google naruszenie tego przepisu, firma KWARK musiałaby jednak wykazać, że znak towarowy „KWARK” cieszy się renomą we Wspólnocie. Odmienne stanowisko w tej kwestii zajął francuski Tribunal de Grande Instance w Nanterre w powołanym już wyżej orzeczeniu z 14.12.2004 r. Sąd ten stwierdził, że sam fakt, iż firma Google „sprzedaje” słowa kluczowe identyczne z cudzym znakiem towarowym firmom, które używają ich potem w odniesieniu do identycznych towarów lub usług jak te, dla których znak towarowy został zarejestrowany, wystarcza, by przypisać jej używanie naruszającego oznaczenia w stosunku do identycznych towarów, a tym samym naruszenie przepisu L 713-2 francuskiego kodeksu własności intelektualnej (który treścią odpowiada art. 9 ust. 1 pkt a Rozporządzenia).

Niezależnie od tego, czy firma KWARK oprze swoje powództwo przeciwko firmie Google na art. 9 ust. 1 pkt a, czy też na art. 9 ust. 1 pkt c Rozporządzenia, będą jej przysługiwały te same roszczenia co przeciwko firmie CEFAL. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że wystąpienie z powództwem przeciwko firmie Google i żądanie orzeczenia obowiązku zaniechania naruszeń byłoby z punktu widzenia ochrony interesów firmy KWARK jak najbardziej wskazane, gdyż wobec pozycji Google jako operatora najpopularniejszej wyszukiwarki w Polsce orzeczenie takie w znacznej mierze wykluczyłoby możliwość wystąpienia przypadków podobnych naruszeń w przyszłości.

Ze względu na istotne różnice w orzecznictwie poszczególnych krajów UE w odniesieniu do kwestii wykorzystywania cudzego znaku towarowego jako słowa kluczowego i wynikającą z tego niepewność co do ewentualnego wyroku polskiego sądu należy w tym miejscu zwrócić uwagę na treść art. 93 ust. 5 Rozporządzenia. W świetle tego przepisu sądami właściwymi miejscowo do rozpoznania sprawy opartej na przedstawionym stanie faktycznym są obok sądu państwa, w którym siedzibę ma pozwany, również sądy państw, w których miało miejsce naruszenie lub wystąpiła jego groźba. Z uwagi na specyfikę działania Internetu i wynikający z niej fakt, że wprowadzenie przez użytkownika do wyszukiwarki Google.pl słowa „Kwark”, spowoduje wyświetlenie się linku sponsorowanego firmy CEFAL, niezależnie od tego, w którym kraju UE taki użytkownik fizycznie by się znajdował, można by argumentować za możliwością wniesienia przez firmę KWARK pozwu przeciwko firmie CEFAL i/lub firmie Google przed właściwy rzeczowo sąd dowolnego z państw członkowskich UE (a więc tego, w którym orzecznictwo kształtuje się w sposób dla firmy KWARK korzystny).

Drugą podstawę, na której firma KWARK mogłaby w Polsce oprzeć swoje ewentualne roszczenia, stanowią przepisy ustawy z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji³ (na co Rozporządzenie wyraźnie pozwala w art. 14 ust. 2). Przepis art. 3 ZNKU uznaje za czyn nieuczciwej konkurencji działanie sprzeczne z prawem – jeśli uznamy działanie firmy CEFAL lub Google za naruszające przepisy Rozporządzenia, przesłanka ta jest automatycznie spełniona. W przeciwnym razie firma KWARK będzie musiała wykazać, że działania firmy CEFAL lub Google są sprzeczne z dobrymi obyczajami, co w świetle art. 3 ZNKU również stanowi przesłankę czynu nieuczciwej konkurencji. Jeśli uznamy, że używanie jako słowa kluczowego cudzego znaku towarowego może wywołać u użytkowników Internetu przekonanie o powiązaniu między reklamodawcą a uprawnionym do znaku, zastosowanie znajdzie również art. 16 ust. 1 pkt 2 ZNKU, który za czyn nieuczciwej konkurencji uznaje reklamę wprowadzającą klienta w błąd, a także, w stosunku do firmy CEFAL, art. 14 ZNKU dotyczący rozpowszechniania nieprawdziwych informacji o swoim przedsiębiorstwie. Roszczenia, których firma KWARK może dochodzić na podst. ZNKU, są wymienione w art. 18 ZNKU.

Należy ponadto dodać, że dopuszczalne jest również oparcie przez firmę KWARK swoich roszczeń na art. 415 KC, co jednak może być kłopotliwe ze względu na konieczność wykazania winy, szkody oraz związku przyczynowo-skutkowego między naruszeniem a szkodą, ewentualnie na art. 405 KC, przy którym wszakże trudności może sprawić wykazanie związku między wzbogaceniem operatora wyszukiwarki lub reklamodawcy a zubożeniem właściciela znaku.

Podsumowując, spośród sposobów działania na drodze sądowej firma KWARK powinna wybrać wniesienie powództwa przeciwko firmom CEFAL oraz Google w oparciu o naruszenie przez nie art. 3 ZNKU. Jest to bowiem przepis, który wśród wyżej przytoczonych ma najszerzej sformułowaną hipotezę, nie jest w kontekście rozważanego problemu obarczony tak poważnymi wątpliwościami interpretacyjnymi, jak przepisy art. 9 Rozporządzenia, ponadto jego powołanie nie pociąga za sobą uciążliwych obowiązków dowodowych, jakie związane są z przepisami KC.

Natomiast przed ewentualnym wstąpieniem na drogę sądową polecić należy wystosowanie przez firmę KWARK do firmy Google skargi na naruszenie znaku towarowego. Zgodnie z deklaracją zamieszczoną na stronie www.google.pl/tm_complaint.html firma Google podejmuje się, otrzymawszy zasadną skargę, usunąć cudzy znak towarowy z listy słów kluczowych oraz uniemożliwić używającym go reklamodawcom korzystanie z niego w przyszłości. Rozwiązanie przedstawionego w stanie faktycznym problemu w ten sposób z pewnością nastąpiłoby znacznie szybciej niż przy wykorzystaniu drogi sądowej.

¹ Dz.Urz. L z 24.3.2009 r. Nr 78, s. 1.

² Ustawa z 30.6.2000 r. – Prawo Własności Przemysłowej, t. jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm., dalej jako PrWłPrzem.

³ T. jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm., dalej jako ZNKU.

Pełna opinia jurora:opiniajuroraitelect2008.doc

Kazus: kazusnr4.doc